DEMANDA EN MATERIA DE DERECHO DE MARCAS

AL JUZGADO

M.N., Procurador de los Tribunales y de A.A., según se acredita mediante poder especial para pleitos que acompaño para su unión en autos por copia certificada con devolución del original, ante el Juzgado que por turno de reparto corresponda comparezco y como mejor en derecho proceda, DIGO:

Que en la representación que ostento y acredito, interpongo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO, al amparo de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en reclamación de las declaraciones y condenas que se especifican en el suplico de este escrito y con base en los hechos y fundamentos que a continuación se detallan.

La parte actora es A.A. provisto del N.I.F. nº …, con domicilio en …, calle …, teléfono …, telefax …, (otros datos de identificación y localización, si interesa, o si no está representado por Procurador). A.A. está asistido en este proceso por el abogado D. … y representado por el Procurador que suscribe.

La parte demandada es N.N., cuyo domicilio a efectos de comunicaciones en este procedimiento radica en …, calle …, nº …. Otros datos y circunstancias conocidas que permiten la identificación y localización de dicho demandado son las siguientes: D.N.I. nº …, teléfonos …, telefax …. (otros datos de identificación o localización). También se le puede localizar en las siguientes direcciones, que se designan, por su orden, para el caso de resultar negativa cualquier diligencia en la dirección designada en primer lugar: …

HECHOS

PRIMERO. TITULARIDAD DE A.A. SOBRE LA MARCA (...)
La entidad denominada A.A. es una compañía mercantil constituida en (...), que como señala su objeto social se dedica, entre otros, a (...). En este sentido, el artículo (...) de sus estatutos sociales señala que: (...)

A.A. es la titular de las marcas españolas siguientes:

a) Marca nº “(MARCA)”, mixta / denominativa / gráfica, concedida el (...), para distinguir productos de la clase (...) del Nomenclator Internacional, que comprende, entre otros, (...)

b) Marca nº “(MARCA)”, mixta / denominativa / gráfica, concedida el (...), para distinguir productos de la clase (...) del Nomenclator Internacional, que comprende, entre otros, (...)

Como se señala en la descripción de todas las marcas ”(MARCA)”, éstas consisten en (...), siendo éste elemento denominativo el que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar el posible riesgo de confusión o asociación que puede generarse con otras marcas o signos idénticos o semejantes.

Se acompañan señalados de Documento nº (...) testimonios notariales, de fecha (...), de los Certificados-Títulos de concesión de las marcas ”(MARCA)” expedidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas, otorgados por el notario de (...), D. (...)

Asimismo señalar que las referidas marcas están actualmente en vigor y están siendo utilizadas por mi representada para identificar y distinguir sus productos y servicios.

En prueba de lo anterior, así como de su notoria reputación, se acompañan a efectos ilustrativos señalados de Documentos nº (...).

Así pues, de conformidad con los títulos de marca concedidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas, A.A. ha venido distinguiendo sus productos y servicios a través de la utilización de las marcas “(MARCA)”, logrando una reputación, que le distingue del resto de sus competidores, entre los que cabe citar, como a continuación se expondrá, los productos de la demandada, N.N.

SEGUNDO. LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA PRESENTE DEMANDA.
(...)

TERCERO. LA INTENCIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA A.A., REQUERIMIENTOS A LA DEMANDADA.
(...)

CUARTO. EN CUANTO AL RESARCIMIENTO POR LA ACTUACIÓN ILÍCITA DE LA DEMANDADA.

Las actuaciones de la demandada expuestas en los expositivos fácticos precedentes evidencian la intencionalidad de su conducta (en virtud de la Ley de Marcas, basta, a estos efectos, el requerimiento desatendido), lo que motiva el derecho de mi representada a obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que ha sufrido.

En efecto, mediante las conductas descritas, N.N. ha vulnerado derechos de exclusiva de A.A. y se ha beneficiado de unas expectativas que no le correspondían, a resultas de la asociación y confusión provocada deliberadamente.

La determinación de la cuantía de este lucro cesante deberá hacerse de conformidad con el criterio fijado en el artículo 43.2 de la Ley de Marcas, valorando (...).

Finalmente, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 43 de la Ley de Marcas, que establece que «para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado»

En consecuencia, se cuantifica la indemnización y compensación en (...)

Con base a ello, la cuantificación definitiva se realizará en ejecución de Sentencia, en función de los resultados de la prueba que se practique en la fase procesal oportuna.

Además, interesa la publicación de la Sentencia, a los efectos de reparar la confusión creada en el mercado por la utilización ilícita de la marca “(MARCA)”-, con arreglo a lo establecido en el artículo 41.f) de la Ley de Marcas.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- CAPACIDAD

Ambas partes tienen capacidad para ser partes, a tenor de lo dispuesto en los artículos 6.1 y 7 de la LEC.

II.- LEGITIMACIÓN

Señala el artículo 40 de la Ley de Marcas que estará legitimado para ejercitar dichas acciones el titular de la marca registrada cuyos derechos se lesionen. Dicha titularidad registral de A.A., se halla refrendada por el uso de dichas marcas en España.

Se demanda a la sociedad N.N. por haber realizado las diversas actuaciones referidas en los Hechos de este escrito, constitutivas de violación de los derechos de exclusiva de mi representada.

III.- REPRESENTACIÓN

Mi mandante está oportunamente representado por el que presenta este escrito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.1 de la LEC, y asimismo es defendido por el Abogado D/Dña. A.S., en cumplimiento del artículo 31.1 de la LEC.

IV.- JURISDICCIÓN

La jurisdicción competente es la civil, conforme al artículo 9.1 y 9.2 en relación con el artículo 21.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

V.- COMPETENCIA

El art. 52.1.13º de La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que “En materia de patentes y marcas será competente el Tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia”.

Por su parte, artículo 125 de la Ley de Patentes, aplicable por remisión expresa de la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas, establece que “Será competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno, donde hubiera varios, por el órgano judicial competente”.

Por corresponder al domicilio de la demandada el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de (...), son competentes para conocer de esta litis los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de (...).

VI.- JUICIO EN EL QUE LA DEMANDA DEBE SUSTANCIARSE

Con arreglo al artículo 249.1.4º de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, se decidirán en el juicio ordinario, cualesquiera que sea su cuantía las demandas en materia de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso de tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame, aunque, no obstante, y en materia de publicidad, cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios, se decidirán en el juicio verbal.

Existiendo una regla de atribución de competencia por razón de la materia, de aplicación preferente, la determinación de la cuantía pierde transcendencia, siendo de aplicación en cualquier caso lo dispuesto en el artículo 253.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VII.- PRESCRIPCIÓN

Respecto a la prescripción, el artículo 45 Ley de Marcas, establece que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día que pudieron ejercitarse.

VIII.- LA VIOLACIÓN DE LAS MARCAS “(MARCA)” TITULARIDAD DE A.A. Y EL DERECHO DE EXCLUSIVA DE LA ACTORA SOBRE LA MARCA “(MARCA)”

Como se ha señalado en los expositivos fácticos del cuerpo del presente escrito, la mercantil A.A. es titular de las marcas “(MARCA)” y por lo tanto, goza del derecho de exclusiva sobre dicha marcas, otorgado por el artículo 34.1 de la Ley de Marcas que establece: «El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.»

Este artículo viene tan sólo a señalar una de las notas características de los derechos de propiedad industrial, la exclusividad del derecho subjetivo legalmente atribuido al titular.

Por otro lado, la Ley de Marcas también establece una dimensión negativa «ius prohibendi» del derecho subjetivo de marca. La faceta negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen una marca u otro signo idéntico o semejante al suyo. Así resulta del contenido del artículo 34 del mencionado cuerpo legal.

(…)

IX. INDUCCIÓN A ERROR PREVISTA POR EL ARTÍCULO 34.2 DE LA LEY DE MARCAS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y RIESGO DE ASOCIACIÓN.

Como ya se ha señalado, el artículo 34.2, señala como requisito para que opere el «ius prohibendi» del derecho de marca que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios implique un riesgo de confusión del público, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Por lo que respecta al riesgo de confusión y de asociación previsto por el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, ambos riesgos concurren en el supuesto de hecho que centra las presentes actuaciones.

(...)

X. EN CUANTO AL APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA

A este respecto, el artículo 8.1 de la Ley de Marcas establece textualmente que “no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial enterires aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores».

A su vez, el artículo 52.1 de la Ley de Marcas dispone que «el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.»

XI. EN CUANTO A LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El artículo 42 de la Ley de Marcas establece que: «1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados. 2 Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.»

Por su parte el artículo 43 de la propia Ley[1], dispone: «1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.
5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.»

Respecto al tratamiento procesal del resarcimiento de los daños y perjuicios invocamos el contenido de los artículos 209, 219, 712, ss y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

XII.- ACCIONES MARCARIAS EJERCITADAS POR A.A.

El artículo 40 Ley de Marcas dispone que «El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuera posible.»

Por su parte el artículo 41 Ley de Marcas establece que, « 1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:
a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso. [2]
f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.»

XIII.- COSTAS
Conforme a lo previsto en el artículo 394.1 de la LEC, las costas deben ser impuestas al demandado.
En virtud de lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: tenga por presentado este escrito con los poderes, documentos y copias, los admita, con devolución de los poderes originales para otros usos, previo testimonio para su unión a los autos, dándose a las copias el curso legal; me tenga por comparecido y parte en la representación que ostento de la compañía N.N., entendiéndose conmigo las sucesivas actuaciones, y por promovida demanda de Juicio Ordinario contra N.N., le emplace a fin de que comparezca si a su derecho conviene y, previa tramitación dicte Sentencia en la que:

1. Declare que N.N. ha realizado actos de violación de las marcas de A.A., mediante la utilización del signo distintivo “(MARCA)”.

2. Condene a N.N. a la cesación en la utilización del signo distintivo “(MARCA)”

3. Prohíba a N.N. realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo “(MARCA)” o cualquier otro que incorpore la denominación “(MARCA)” (o semejantes, que pudieran vulnerar los derechos de A.A…)

4. Condene a N.N. a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en los que se materialice el signo distintivo “(MARCA)”en su poder.

5. Condene a N.N. a la destrucción (o a la cesión con fines humanitarios, si fuera posible, a lección del actor) de los productos ilícitamente identificados con el signo distintivo “(MARCA)” que estén en posesión del demandado.

6. Condene a N.N., a pagar a mi representada la cantidad que se concrete en ejecución de Sentencia, de conformidad con las bases descritas en el expositivo cuarto del presente escrito.

7. Ordene la publicación de la Sentencia recaída en estos autos en dos revistas y publicaciones de difusión nacional que esta parte reseñará en el momento de ejecución de Sentencia, siendo los gastos de la publicación a costa de la demandada.

8. Todo ello con expresa condena de costas de la presente litis a la parte demandada, en el caso de que su postura fuera otra distinta al allanamiento total.

En (lugar), a (fecha)

(Firma abogado) (Firma procurador)

[1] Por Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios se ha modificado la Ley de Marcas en concreto el art. 43.
Con esta Ley se configuran dos módulos de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios causados por infracción del derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial. El primero de estos módulos comprende, de forma acumulativa, las consecuencias económicas negativas que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios del infractor, también el daño moral. Alternativamente, esta indemnización podrá consistir en una cantidad a tanto alzado, basada en la remuneración que habría percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual o industrial en cuestión. Además, en la determinación de la cuantía indemnizatoria han de considerarse los gastos realizados por el titular del derecho lesionado en la investigación para la obtención de pruebas razonables de la comisión de la infracción.

[2]Por Ley 19/2006, de 5 de junio, se amplían las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca, incluso contra el intermediario.